2025年11月28日,美国专利商标局(USPTO)在《联邦公报》发布新指引,取代并撤销2024年2月13日发布的《人工智能辅助发明的发明人资格指引》。新指引明确,借助人工智能完成的发明不设单独发明人认定标准,传统发明的法律标准同样适用。USPTO重申,只有自然人能列为发明人,AI系统被视为工具。
根据新框架,单一或多名共同发明人案件中,都至少需有一名自然人满足美国专利法“构思”标准,即“发明人在脑海中形成关于完整且可实施之发明的明确而持久的想法,并付诸实践”。在AI辅助的单一发明人案件中,关键是判断发明是否由人类发明人心理构思产生。
新指引摒弃此前行政部门在仅涉及一名人类发明人时对Pannu v. Iolab Corp.案“显著贡献”三要素测试的依赖,Pannu测试仅适用于多名自然人共同发明的情形。
USPTO指引回溯引用Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc.判例作为发明人资格争议分析基础,指出分析“高度依赖具体事实”,围绕发明人能否“以特定方式描述其发明”展开。
在两名或更多人类合作完成AI辅助发明时,传统共同发明人分析仍适用,审查员和申请人需考量列名发明人对“构思”或“付诸实践”的“显著贡献”等情况。
局长John Squires指示审查员和法官聚焦“构思”原则,新颖性取决于申请人和律师阐述所称发明人的参与程度。“构思”认定取决于发明人及其雇主对AI模型工作机制的理解,要求企业密切监督AI工作情况。理想情况下,撤销旧指引可防止申请人和诉讼方策略性操作。
一些评论人士认为,新指引在AI辅助发明领域引入不确定性,旧指引依据Pannu三要素,新指引判断标准回归“构思”本身,未来围绕发明人身份的诉讼可能更频繁。
从实务角度看,2025年指引强调,只要由人类发明人真正完成构思,AI辅助发明具备可专利性。 对专利从业者和申请人来说,在AI辅助场景下,审慎进行发明人资格分析很重要,要确保所列发明人符合传统“构思”标准。在诉讼或授权后复审程序中,正确的发明人署名更关键。因此,将AI纳入研发流程的企业要重视记录人类在“构思”环节的具体贡献,尤其在AI发挥重要作用的情形下。依赖AI工具的机构应修订内部发明披露流程,要求研究人员说明:(i)AI的使用方式;(ii)所使用的提示词、模型或训练数据;(iii)人类发明人如何塑造或提炼AI生成内容以形成完整发明构思。
(来源:海外知识产权纠纷应对指导浙江分中心)